Donderdag 3 mei 2012

Merkgebruik in domeinnamen

Merken
Om producten of diensten te kunnen onderscheiden, wordt er gebruik gemaakt van merken. Pas als dit merk is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het merk wordt dan beschermd in de gehele Benelux) kan de merkhouder optreden tegen gebruik van een merk in bijvoorbeeld een domeinnaam.

SIDN
De .nl-domeinnamen worden beheerd en uitgegeven door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De SIDN verleent domeinnamen op grond van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De SIDN gaat niet na of de aangevraagde domeinnaam inbreuk maakt op rechten van derden. Dit kan problemen opleveren aangezien het dus ook eenvoudig is om een domeinnaam te registreren met een geldig merk van iemand anders.

Kaping
Vooral bij de praktijken van de domeinnaamkapers wordt de problematiek duidelijk. Domeinnaamkapers registreren op grote schaal domeinnamen om deze vervolgens te koop aan te bieden. Vele namen van personen, handelsnamen maar ook merken worden geregistreerd in de hoop dat de domeinnamen voor veel geld weer van de hand gaan.

Registratie van een domeinnaam in strijd met een merkenrecht
Bent u in het bezit van een merkrecht, dan zal het in de regel geen probleem opleveren om de domeinnaamhouder te laten verplichten de domeinnaam over te dragen. Talloze jurisprudentie heeft uitgemaakt dat steeds de merkhouder de domeinnaam kan opeisen. De voetballer Kew Jaliens kon bijvoorbeeld www.kewjaliens.nl opeisen omdat hij zijn naam had geregistreerd als merk. ¹Rechtbank Maastricht, 24 februari 2011, IEF 9450

Geldige reden
Het is onder omstandigheden mogelijk dat de domeinnaamhouder toch gebruik kan blijven maken van een domeinnaam, ook al bevat de domeinnaam een (woord)merk van iemand anders. Er moet dan sprake zijn van een geldige reden voor dit gebruik. Van een geldige reden is eerst sprake ‘wanneer voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat om juist dat teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich van dat gebruik onthoudt’. ²Rechtbank Arnhem 24 augustus 2011, DomJur 2011-782. Ook kan er sprake zijn van een geldige reden als er sprake is van een gezonde en eerlijke mededing in de betrokken sector. ³HvJ EU 22 september 2011, IER 2011/71 (Interflora/Marks&Spencer). Enige concurrentie moet mogelijk blijven.

Page.nl
In de zaak betreffende de domeinnaam page.nl was er inderdaad sprake van een geldige reden. ⁴Gerechtshof Amsterdam, 17 oktober 2002, Domjur 2003-178 (Kimberly-Clark/Cybernet). Kimberly Clark is merkhouder van het merk Page voor toiletpapier. De domeinnaamhouder van www.page.nl voert echter aan dat hij op zijn pagina (Engels: page) een zoekmachine wenst te ontwikkelen. Het Gerechtshof volgt verweerder in deze redenering en er wordt een geldige reden aangenomen. Dit betekent dat de merkhouder hier achter het net vist, terwijl zijn merk ‘page’ als domeinnaam wordt gebruikt.

Garnier.nl
Een andere zaak waar een geldige reden werd aangenomen is de zaak tussen Roos Automatisering en Laboraratoire Garnier. ⁵President van de Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2000, DomJur 2000-39. Roos Automatisering heeft de domeinnaam www.garnier.nl geregistreerd. Garnier is ook het bekende merk voor cosmetische producten, dit merk is reeds sinds lange tijd geregistreerd voordat de domeinnaam in gebruik werd genomen. Roos Automatisering voert aan dat de website ‘gewijd zal zijn aan een elektronische muziekstroming die wordt gedomineerd door de artiest Laurent Garnier’. De President van de Rechtbank meent dat er sprake is van een geldige reden. Over de geloofwaardigheid van deze geldige reden wordt echter wel getwijfeld, zie bijvoorbeeld het stuk van Dirk Visser. ⁶http://www.ejure.nl/wp-content/uploads/2012/05/2000-39_annotatie.pdf.

Overdragen domeinnaam
Bovenstaande twee zaken geven een idee wat onder een geldige reden kan worden verstaan. De indruk kan echter ook bestaan dat men met een goed (verzonnen) verhaal de domeinnaam niet hoeft over te dragen. Deze zaken zijn echter uitzonderingen. Meestal valt de rechter niet voor deze verweren en zal de domeinnaamhouder de domeinnaam moeten overdragen aan de merkhouder.

Vooral als de domeinnaamhouder niets met de domeinnaam doet of gebruikt voor commerciële activiteiten die niets te maken hebben met de merknaam is de zaak van de merkhouder erg sterk. ⁷Voorbeeld: WIPO Arbitration and Mediation Center, 3 januari 2012, DomJur 2012-803.

Procedure
Mocht u als merkhouder geconfronteerd worden met een domeinnaam die gebruik maakt van uw merknaam, bedenk dan dat u als merkenrechthebbende een sterke zaak heeft. Het zal vaak lastig zijn voor de domeinnaamhouder om een rechtszaak te winnen, aangezien er niet snel sprake zal zijn van een geldige reden om een merk te gebruiken. Vooral als de domeinnaamhouder u benadert om een domeinnaam te kopen zal dit zijn zaak niet sterker maken.

U kunt zich altijd tot de rechter wenden. De SIDN heeft echter ook een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief. De zogenaamde ‘Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen’. De geschillen worden beslecht door onafhankelijke, erkende specialisten. De uitspraak zal dan gedaan worden door het WIPO Arbitration and Mediation Center. Voordeel is dat deze mensen specialisten zijn op het gebied van domeinnaamkaping en sneller bepaalde verweren zullen doorzien. Het verweer uit de Garnier.nl zaak is bijvoorbeeld uiterst twijfelachtig, immers is het zeer onwaarschijnlijk dat het automatiseringsbedrijf Roos een website wil gaan maken over de artiest Laurent Garnier. De exacte voorwaarden voor de procedure staan in de ‘geschillenregeling’. De geschillenregeling verdient dus de voorkeur boven de gang naar de rechter.

Veel jurisprudentie over domeinnamen, zowel gewezen door de Nederlandse rechter als door het WIPO Arbitration and Mediation Center is te vinden via www.domjur.nl.

Conclusie
Mocht iemand uw merknaam hebben geregistreerd, overweeg dan een geschillenprocedure via de SIDN of maak gebruik van de gang naar de rechter. Als merkenrechthouder heeft u een sterke zaak en zal in de regel de domeinnaamhouder gesommeerd kunnen worden de domeinnaam aan u over te dragen. Wel is het mogelijk dat een domeinnaamhouder zich kan beroepen op een ‘geldige reden’ voor het gebruik. Als er echter niets op de website te zien is of deze wordt gebruikt voor commerciële activiteiten die niets met de merknaam te maken hebben zal dit zich eigenlijk nooit voordoen.

Voorkomen blijft echter nog steeds beter dan genezen, zorg dus dat u uw merknamen registreert als domeinnaam.