Dinsdag 29 september 2015

Beschrijvend Latijn in het merkenrecht

Nomen est omen! Latijn is nog steeds alom vertegenwoordigd in het dagelijkse Nederlandse taalgebruik. Kan een Latijns woord of Latijnse naam worden ingeschreven als merk in de Benelux, aangezien deze vaak een directe vertaling van een beschrijvend woord zal zijn? En zo ja, wanneer een naam ingeschreven wordt door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in het merkenregister, hoe sterk is het merk dan? Kan een Latijns woord wel voldoende onderscheidend vermogen hebben of is het toch vooral beschrijvend? Die vragen zullen in dit artikel beantwoord worden aan de hand van een aantal voorbeelden uit de rechtspraak.

Wat kan geen merk zijn?

Benamingen zijn volgens art. 2.1 van het Benelux-verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) vatbaar voor inschrijving als merk. Ook voor Latijnse benamingen zal daar dus geen probleem liggen. Interessanter is de vraag wat niet als merk kan worden ingeschreven en waarvan de inschrijving door het BBIE moet worden geweigerd. In art. 2.11 lid 1 BVIE staan de gevallen opgesomd van soorten merken die niet kunnen worden ingeschreven. Onder C van dat lid wordt genoemd: een merk dat beschrijvend is. Dit is een van de absolute weigeringsgronden en komt uit art. 3 lid 1 van de Europese Merkenrichtlijn. ¹Zie ook art. 7 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening. De absolute weigeringsgronden zijn in het kader van het algemeen belang in de wet opgenomen om te voorkomen dat normaal taalgebruik wordt gemonopoliseerd door een merkhouder.

Richtlijnen van het merkenbureau

Specifiek voor de beoordeling van deze absolute weigeringsgronden heeft het BBIE richtlijnen opgesteld. ²Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden, versie 1 januari 2009, https://www.boip.int/wps/portal/site/trademarks/register/how-procedure/assessment/2008110-richtlijnenweigering/.
Het BBIE schrijft in die richtlijnen het volgende (onder 9.2):
“Voorbeeld: Een als woordmerk gedeponeerde beschrijvende aanduiding in het Latijn zal veelal onderscheidend vermogen hebben, aangezien het grote publiek niet bekend is met deze taal. Indien een dergelijk depot echter wordt verricht voor chirurgische apparatuur verandert deze situatie. Artsen zijn veelal wel bekend met het Latijn, in hun vak wordt deze taal immers gebruikt. Eenzelfde effect doet zich voor bij juristen.”

Het BBIE geeft dus in haar voorbeeld aan dat Latijnse merken in beginsel onderscheidend zijn en dus als merk kunnen worden ingeschreven. Dat wordt pas anders als het relevante publiek dat het merk beoogt te bereiken bekend is met het Latijn. De richtlijnen noemen daar onder andere artsen en juristen, aangezien in beide beroepsvelden flink wat Latijn gebruikt wordt.

Toch roept dit voorbeeld vragen op, met name over de hoeveelheid Latijn die bijvoorbeeld juristen (nog) meester zijn. Kennis van de Latijnse taal is immers al een aantal decennia geen vereiste voor de universitaire rechtenstudie meer.  Daarnaast is er een groeiende tendens om juridisch taalgebruik te versimpelen en daarmee vakjargon (en dus ook Latijn) te vermijden. ³Zie bijvoorbeeld Jaarplan van de Rechtspraak 2015, p. 7, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/03/26/tk-bijlage-jaarplan-van-de-rechtspraak-2015.html.

De zaak ‘ius’

Recent is er een interessante uitspraak gedaan over een zaak betreffende de inschrijving van het teken ‘ius’ (recht). ⁴Hof van beroep Brussel 3 februari 2015, IEF 14649 (Ius). Dit merk was in januari 2006 aangevraagd voor juridische dienstverlening op het gebied van het huwelijksrecht. Het BBIE had de inschrijving van dat merk geweigerd op grond van art. 2.11 lid 1 sub c BVIE. Daarbij overwoog het BBIE dat de benaming beschrijvend is voor juridische dienstverlening. Na bezwaar, beroep en cassatie kwam de zaak terecht bij het hof van beroep te Brussel. Het hof kwam tot de conclusie dat het BBIE terecht geoordeeld heeft dat het teken niet ingeschreven kon worden. Met aanhaling van de arresten ‘Windsurfing Chiemsee’ en ‘Postkantoor’ van het Hof van Justitie van de EU herhaalt het Brusselse hof dat het algemeen belang ermee gebaat is beschrijvende termen voor eenieder beschikbaar te houden. ⁵HvJ 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, IER 1999, 30 (Windsurfing Chiemsee); HvJ 12 februari 2004, C-363/99, IER 2004/22 (Postkantoor). Als beschrijvende woorden worden gezien die woorden die in de opvatting van het relevante publiek, een of meer kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, of als dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Daarbij is het niet van belang dat het teken niet voor de desbetreffende dienst wordt gebruikt. Het Brusselse hof: “[De inschrijving moet dus] worden geweigerd indien het in minstens één van zijn potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.” ⁶Hof van beroep Brussel 3 februari 2015, IEF 14649 (Ius), r.o. 14.

Wat is nu het relevante publiek? In de Ius-zaak betoogde de aanvrager dat hij slechts advies gaf op het echtscheidingsvlak en dat dus slechts gehuwde of huwbare personen zijn doelpubliek zijn. Daar is het hof het niet mee eens: niets staat de aanvrager immers in de weg om alsnog het teken voor andere doeleinden te gaan gebruiken. Daarom is de gemiddelde consument het relevante publiek voor de waren en diensten. Het hof vervolgt dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument varieert naar gelang de soort waren of diensten. Bij juridische diensten zal die aandacht hoog zijn, vanwege het – in de ogen van de consument – grote belang van zijn zaak, de impact ervan en de doorgaans hoge prijs en complexiteit van de diensten. ⁷Verg. HvJ 12 januari 2006, zaak C-361/04, IEF 2858 (Picasso/Picaro).
Na deze verhandeling komt het hof tot de kern van de feiten: mag ‘ius’ worden ingeschreven als merk? Nee, zegt het hof. De stellingen van de aanvrager dat Latijn een dode taal is; dat ‘enkel een handvol mensen’ de betekenis kent en dat in het normale taalgebruik het woord bij de beoogde doelgroep niet gebruikt wordt, houden geen stand. Het hof beweert dat nog steeds een groep leerlingen in het middelbaar onderwijs het vak Latijn volgt en dat het Latijn onmiskenbaar aan de wortel van de Benelux-talen staat. Refererend aan de Van Dale somt het hof nog een hele lijst van aan ‘ius’ afgeleide woorden op en merkt het hof op dat een groot aantal advocatenkantoren de term in hun handelsnaam gebruikt.

Dit alles leidt tot de conclusie dat ‘ius’ bij de gemiddelde consument wel degelijk bekend is als zijnde refererend aan juridische dienstverlening. Het woord is beschrijvend en mist elk onderscheidend vermogen: de inschrijving is terecht geweigerd.

De zaak Volvo/Solvo

Het Gerecht van eerste aanleg van de EU heeft in 2009 uitspraak gedaan over een oppositieprocedure van Volvo tegen de merkinschrijving ‘Solvo’. ⁸GEA 2 december 2009, T-437/07, ECLI:EU:T:2009:480 (Volvo/BHIM). Behalve dat het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM; het Europese equivalent van het BBIE) volgens het Gerecht onterecht had geoordeeld dat er geen fonetische overeenstemming bestond, heeft het Gerecht zich ook uitgelaten over de begripsmatige overeenstemming door de Latijnse betekenis van beide woorden (Volvo: “ik rol”; Solvo: “ik los op”).

Het Gerecht oordeelt in een summiere overweging dat het begripsmatige verschil tussen de achterliggende Latijnse betekenis er slechts zeer beperkt toe doet om geen overeenstemming tussen de tekens aan te nemen. Daarbij acht zij het weinig waarschijnlijk  dat een aanzienlijk deel van de consumenten een link zal leggen tussen de merken en hun Latijnse betekenis. Kortom, dat het om Latijn gaat doet er volgens het Gerecht niet zo veel toe.

De zaak hallux

Voor het Gerecht heeft ook nog een zaak gespeeld over ‘hallux’. ⁹GEA 16 december 2010, T-286/08, ECLI:EU:T:2010:528 (Fidelio/BHIM); Hoger beroep van Fidelio kennelijk ongegrond verklaard (niet gemotiveerd) in HvJ 21 maart 2012, C-87/11, ECLI:EU:C:2012:08. Het BHIM weigerde de inschrijving van het teken ‘hallux’ voor de categorieën orthopedische artikelen en schoeisel vanwege de Latijnse betekenis van het woord, namelijk ‘grote teen’. Dit kwam met name door het feit dat ‘hallux’ voorkomt in de naam van de aandoening ‘hallux valgus’, een misvorming van de voeten waarbij de grote teen naar de binnenkant van de voet is gegroeid. In de praktijk wordt die aandoening kortweg hallux genoemd.

Het Gerecht is over de inschrijvingscategorieën (orthopedische schoenen en voor ‘algemene’ schoenen) duidelijk: het BHIM heeft terecht geoordeeld dat het relevante publiek snel een verband zal leggen tussen de aandoening en (orthopedische) artikelen of schoenen die speciaal voor verlichting van de symptomen van die aandoening zijn gemaakt. Dat er misschien onder het merk hallux ook ‘normale’ schoenen of artikelen voor andere aandoeningen dan hallux valgus gemaakt worden, doet daar niet aan af.

Conclusie

Concluderend kan het volgende worden gesteld. In beginsel kunnen Latijnse woordtekens met succes worden ingeschreven als merk. Echter, dit wordt anders naarmate het woord bij het relevante publiek van het merk bekend is als een beschrijvende term. Dit betekent dus dat het merk in de eerste plaats herkend moet worden als een Latijns woord en in de tweede plaats dat het relevante publiek in meer of mindere mate bekend is met de (beschrijvende) betekenis van het merk.

Het relevante publiek moet worden vastgesteld naar de aard van de potentiële gebruiksdoelen voor het merk. Voor juridische dienstverlening zoals in de ius-zaak zal dit de gemiddelde consument zijn die een hoog aandachtsniveau heeft. Dat hoge aandachtsniveau betekent dat de consument snel het beschrijvende verband zal leggen tussen het merk ‘ius’ en de Latijnse betekenis ‘recht’. Datzelfde geldt voor Latijnse merktekens met een medische achtergrond, zoals in de Hallux-zaak. Daarin zal door het gebruik van de Latijnse naam van een aandoening snel het verband gelegd worden tussen de aandoening en de waren of diensten die de naam van die aandoening dragen. Dat verband wordt niet gelegd in de autobranche waar de min of meer beschrijvende naam ‘Volvo’ niet als Latijn wordt herkend en daarom wel, nog los van eventuele inburgering, veel onderscheidend vermogen kan bezitten. Helemaal irrelevant is de betekenis echter ook weer niet. De omstandigheden van het geval, met name het relevante publiek, zullen uitsluitsel moeten geven.