Maandag 2 juli 2012

Google Adwords

Louis Vuitton
Een zaak die deze vraag aan de orde stelde was de volgende: De bekende Franse tassenmaker Louis Vuitton (hierna: LV) zag tot zijn ongenoegen dat aanbieders van namaak LV-tassen zijn woordmerk ‘Louis Vuitton’ geregistreerd hadden bij Google Adwords ter promotie van hun eigen producten. Om hier een einde aan maken spande LV een rechtszaak aan tegen Google. Hoewel LV door het Hof van Justitie in het gelijk werd gesteld op het punt dat er gebruik van haar merk gemaakt werd doordat haar merknaam als keyword bij Google geregistreerd was, is Google als aanbieder van de Adwords-dienst hiervoor niet de juiste partij om aansprakelijk te stellen voor merkinbreuk door middel van Adwords.

Is Google dan in het geheel niet aansprakelijk voor zijn systeem? De verantwoordelijkheid ligt in beginsel bij de adverteerder die de keywords registreert, niet bij Google. Dit heeft te maken met de visie van het Hof van Justitie dat Google bij de Adwords-dienst gezien kan worden als een tussenpersoon. Tussenpersonen zijn niet aansprakelijk als zij geen controle op de inhoud of doorgifte hebben.

Omdat Google in de Adwords-dienst functioneert als doorgeefluik, enkel als tussenpersoon die woorden aan websites koppelt, is zij in principe niet aansprakelijk. Dit kan anders worden indien de merkhouder (bijvoorbeeld LV) een verzoek aan Google richt om aanpassing van de Adwords van de adverteerder, omdat er naar hun mening een merkinbreuk gepleegd wordt. Ik zal hier verder niet ingaan op de aansprakelijkheid van tussenpersonen.

Aansprakelijkheid
In elk geval is sinds de uitspraak in de zaak van Louis Vuitton duidelijk dat het door de concurrent registreren van de bedrijfsnaam die als woordmerk gedeponeerd is, merkinbreuk op kan leveren. Dit kan de merkhouder verbieden op grond van art. 2.20 lid 1 van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom. De vraag is echter tot wie de merkhouder dit verbod zal moeten richten. Uit de hiervoor besproken uitspraak blijkt dat Google in ieder geval niet verantwoordelijk is voor de keywords die haar klanten registreren.

De logische vervolgstap is om te kijken naar de aansprakelijkheid van degene die de Adwords bij Google geregistreerd heeft. Voor het aannemen van merkinbreuk door de adverteerder geldt het volgende: het moet voor de ‘normaal geïnformeerde redelijk oplettende internetgebruiker’ onduidelijk zijn of de goederen waarvoor geadverteerd wordt, om in het voorbeeld van LV te blijven, afkomstig zijn van een ander bedrijf dan LV. Met andere woorden: om merkinbreuk aan te nemen moet de internetgebruiker er vanuit kunnen gaan dat de goederen waarvoor geadverteerd wordt van LV afkomstig zijn, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Er moet een zodanige schijn gewekt worden dat de internetgebruiker gaat denken dat er een bepaalde band bestaat tussen de adverteerder en de merkhouder.

Geldige reden
Wanneer er een procedure tegen de beweerdelijk inbreukmaker op de loer ligt, is er een uitweg: de ‘geldige reden’. Het Hof van Justitie heeft in een andere uitspraak beslist dat, wanneer er met de advertentie een alternatief voor de waren van de merkhouder wordt geboden, er sprake is van gezonde en eerlijke mededinging en dat dit door de merkhouder geduld zal moeten worden. De concurrent heeft in een dergelijk geval met een geldige reden gebruik gemaakt van het merk van de merkhouder, en is niet aansprakelijk wegens merkinbreuk. Kanttekening hierbij is dat het aangeboden alternatief niet namaakproducten moet betreffen.

Het voert voor dit artikel te ver om in te gaan op de implicaties van deze uitspraak, maar duidelijk is dat wanneer bijvoorbeeld McDonald’s als keyword geregistreerd wordt door Kentucky Fried Chicken, dit in principe geoorloofd is omdat hier geen namaakproducten aangeboden worden.

Conclusie
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat een adverteerder die bij het registreren van Adwords gebruik maakt van merken van derden, aansprakelijk kan worden gesteld wegens merkinbreuk. Google is als tussenpersoon in beginsel niet aansprakelijk te stellen, maar indien zij op de hoogte gesteld wordt van de mogelijke merkinbreuk dient zij wel adequaat te handelen om haar eigen aansprakelijkheid te voorkomen. Indien de merkhouder meent dat er sprake is van merkinbreuk, is het dus raadzaam zowel de adverteerder als Google zelf aan te schrijven. De adverteerder kan zich eventueel verweren met het argument dat er een geldige reden ten grondslag lag aan het gebruik van het merk.

Bronnen en verwijzingen

HvJEU 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora).
HvJEU 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 (Google France)
E.H. Hoogenraad en D. Haije, ‘Interflora: van doodsteek naar flowerpower voor vergelijkende reclame’, IER 2012, 1.
nl.wikipedia.org/wiki/AdWords
http://blog.iusmentis.com/2010/03/24/merkinbreuk-door-adwords-adverteerders-wel-google-niet